Revendiquer la propriété d’une marque déposée frauduleusement : illustration jurisprudentielle

A propos de CA Rennes, 10 Décembre 2013, RG n°12/03583

Que faire face à un tiers qui, bien informé, vous double en déposant une marque que vous projetez de déposer ou bien encore qui correspond à un signe que vous utilisez déjà dans le cadre de votre activité ?

Le législateur a prévu une parade spécifique dans ce cas de figure, codifiée à l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce :

« Si un enregistrement est demandé (…) en fraude des droits d’un tiers, (…) la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

Comme toute action en matière, seuls quelques Tribunaux de Grande Instance auront compétence exclusive pour connaître ces actions en revendication de propriété de marques dont le dépôt est frauduleux.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 10 décembre 2013 en offre une illustration.

Cette affaire opposait une société spécialisée dans la fabrication et la vente de pains d’épices et de produits dérivés du miel à un ancien commercial salarié qui, 4 mois après son embauche, a déposé la marque « Secrets Délices » auprès de l’INPI pour désigner notamment les produits suivants « miel, biscuiterie et gâteaux ».

Plus de trois ans après, les relations entre l’entreprise et son salarié s’enveniment et l’employeur découvre l’existence de la marque « Secrets Délices ». Parallèlement à une procédure de licenciement pour faute grave, l’employeur met alors en demeure son salarié de lui rétrocéder la propriété de ladite marque en vain.

C’est alors que la société « flouée » engage une action en revendication de la propriété de la marque « Secrets Délices » devant le TGI de Rennes.

Ce dernier lui donne raison en lui transférant la propriété de la marque revendiquée, après avoir rejeté l’exception de prescription soulevée par le salarié « fraudeur ».

La Cour d’appel de Rennes, saisie d’un recours, confirme le jugement.

Pour retenir le caractère frauduleux du dépôt de marque opéré par le salarié, la Cour s’attache à étudier l’ensemble des pièces versées aux débats pour savoir si, au moment du dépôt litigieux, le salarié avait ou non forcément connaissance du développement en cours par son employeur de l’appellation déposée à titre de marque.

Or, plusieurs attestations versées aux débats semblent corroborer le fait que dans les trois mois précédant le dépôt de marque, la société employant le salarié indélicat avait commencé à utiliser le nom « Secrets Délices » dans le cadre d’un « flux commercial » (opération commerciale dans une grande surface) et qu’elle avait commandé des devis pour des « étiquettes de la gamme Secrets Délices », à la conception desquelles aurait collaboré le salarié mis en cause.

La Cour d’appel juge en conséquence que « la connaissance par M. X des droits antérieurs et du début d’utilisation du nom de « Secrets Délices » au moment où il en a déposé la marque dans le but avéré d’atteindre aux droits de son employeur signent sa mauvaise foi » ; relevant par ailleurs qu’ « ayant déposé sa marque, M. X ne justifie d’aucune utilisation de celle-ci pour quels que produits que ce soient ».

L’exception de prescription de l’action en revendication qui, en principe, « se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement » (article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle) est donc rejetée puisque cette prescription ne joue pas lorsque le déposant est de mauvaise foi.

Cette mauvaise foi étant retenue en l’espèce, le transfert de propriété de la marque « Secrets Délices » est donc confirmé.

L’action en revendication de propriété d’une marque instituée par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle reste donc une arme juridique efficace contre les fraudeurs, mais la preuve de la fraude est parfois complexe à démontrer en dehors de circonstances particulières telles que celles de l’espèce.