le carreau Burberry distinctif selon la Cour d’appel de Paris

La société BURBERRY a dû accueillir chaleureusement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel de Paris, PÔLE 5, CH. 2, 14/12/2012, Nº 12/05245) infirmant le jugement du Tribunal de grande Instance de Paris (TGI, PARIS, 4ème sect., 3ème ch., Nº 11/06508, 15 mars 2012) qui avait annulé sa marque figurative communautaire n°007190929.

Les faits sont assez simples. La société BURBERRY LIMITED a été informée par les services des douanes de la retenue de 3289 paires de chaussons à motif à carreaux pouvant potentiellement contrefaire sa marque communautaire figurative n°007190929 constituée du « carreau BURBERRY» déposée le 26 août 2008 et enregistrée le 23 juillet 2009 pour désigner différent produits relevant de la classe 25 (vêtements, chaussures).

La société BURBERRY LIMITED jugeant que le motif à carreaux figurant sur les chaussons litigieux constituait une imitation servile ou quasi servile de sa marque, a intenté une action en contrefaçon de sa marque communautaire contre la société importatrice desdits chaussons devant le TGI de Paris sur le fondement de l’article 9.1 du règlement communautaire du 26 février 2009.

L’importateur demanda à titre reconventionnel que le Tribunal prononce la nullité de l’enregistrement de la marque communautaire n°007190929 fondant l’action en contrefaçon au motif que cette marque serait dépourvue de tout caractère distinctif.

Le Tribunal accueille sa demande en prononçant la nullité de l’enregistrement de la marque communautaire et en déclarant de facto la société BURBERRY LIMITED irrecevable dans son action en contrefaçon. Naturellement, cette dernière interjette appel du jugement.

La Cour d’appel de Paris a donc eu à se prononcer sur le caractère distinctif de la marque communautaire n°007190929 en se plaçant comme il est d’usage à la date de dépôt de cette marque.

L’importateur de la paire de chaussons incriminés faisait valoir que ce caractère distinctif faisait défaut dès lors que :

• le « carreau BURBERRY» est reproduit en noir et blanc ;

• ce signe est perçu par le public « comme un simple motif écossais, décoratif, très communément utilisé dans le domaine vestimentaire et plus particulièrement pour les charentaises » ;

• la société BURBERRY LIMITED utilise le carreau litigieux comme motif quasi unique de décoration pour ses articles et non comme une marque ;

• la société BURBERRY LIMITED ne commercialise pas de charentaises.

La Cour d’appel considère néanmoins que le croisement des bandes suffit à conférer à la marque un aspect propre et qu’il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats par l’intimé que le carreau Burberry en noir et blanc appartenait au folklore celte ou écossais et qu’il serait très fréquemment utilisé dans le domaine vestimentaire. Au contraire, selon la Cour, le public concerné établit un lien entre le motif et la marque et ne perçoit pas exclusivement le signe comme une décoration. Elle balaie enfin le grief de l’absence d’exploitation de la marque pour commercialiser des chaussons, dès lors que l’enregistrement de la marque couvre ce type de produits et que la marque, enregistrée depuis moins de 5 ans, n’est pas soumise à obligation d’usage.

La validité de la marque communautaire étant confirmée, l’action en contrefaçon est cette fois accueillie favorablement par la Cour qui condamne lourdement le contrefacteur en raison de l’atteinte portée à la marque de la société BURBERRY.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois toute l’importance que peuvent revêtir les constitutions de dossiers de preuves dans les affaires de contrefaçon de marques. En effet, il semble que la décision de la Cour repose essentiellement sur la carence de la preuve du présumé contrefacteur à rapporter les éléments de preuve suffisants (à supposer qu’ils existent en l’espèce) démontrant l’absence de caractère distinctif de la marque concernée.

Tout procès en contrefaçon n’est jamais gagné ou perdu à l’avance et mieux vaut en connaître les subtilités pour éviter les pièges inhérents à ce type de procédure.

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