Cet arrêt, rendu à l’occasion d’une demande de décision préjudicielle dans le cadre d’un litige sur cette question sensible opposant deux sociétés néerlandaises, s’inscrit dans le sillage de ceux rendus le 23 mars 2010 (CJUE, Grande Chambre, 23 mars 2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08) et de la décision prise par la société Google de permettre aux internautes de réserver les marques des tiers à titre de mots clés dans son système Adwords, sans aucune restriction.
En l’espèce, le titulaire de la marque PORTAKABIN reprochait à la société PRIMAKABIN, un de ses concurrents, producteurs de produits identiques et similaires d’avoir acheté sa marque dans le système Adwords.
Le concurrent justifiait cet achat pour les besoins du référencement d’une partie de son activité qui consiste à louer et à vendre des modules usagés, dont des modules marqués PORTAKABIN.
L’annonce de PRIMAKABIN qui apparaissait grâce à ce référencement Adwords était initialement intitulée « unités neuves et d’occasion », avant d’être modifiée par «portakabins d’occasion».
La société PORTAKABIN, déboutée en première instance, obtint en appel l’interdiction faite à la société PRIMAKABIN d’utiliser une publicité portant le texte «portakabins d’occasion» ainsi que, en cas d’utilisation du mot clé «portakabin» et de ses variantes, de créer un lien direct vers des pages de son site Internet autres que celles où des modules fabriqués par Portakabin sont offerts à la vente.
Suite au pourvoi formé par la société PRIMAKABIN à l’encontre de cet arrêt, la Cour suprême néerlandaise a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE de questions préjudicielles auxquelles la Cour a apporté les réponses suivantes.
Dans son arrêt la Cour rappelle que « le signe sélectionné par un annonceur en tant que mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, est le moyen utilisé par lui pour déclencher l’affichage de son annonce et fait donc l’objet d’un usage «dans la vie des affaires» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104 » « pour des produits ou des services de l’annonceur ; peu importe que la marque soit utilisée non seulement pour des produits usagés (d’occasion) de cette marque, mais également pour des produits d’autres fabricants.
C’est la « fonction d’indication d’origine de la marque » qui peut être atteinte par un tel usage, mais pas de manière systématique. La cour considère qu’il y aura « atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».
La Cour est également invitée à se prononcer sur la question plus épineuse de l’application de l’article 7 de la Directive 89/104, reprise par l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit en substance que le propriétaire d’une marque ne peut interdire l’usage de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans l’Union Européenne sous cette marque ou avec son contentement, à moins de justifier d’un motif légitime tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits (règle dite de l’épuisement des droits).
Elle constate qu’en l’espèce, les reventes effectuées par la société PRIMAKABIN entrent a priori bien dans cette exception et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque des produits revêtus d’une marque ont été mis dans le commerce dans l’UE par le titulaire de cette marque ou avec son consentement, un revendeur a, outre la faculté de revendre ces produits, également celle d’employer la marque afin d’annoncer au public la commercialisation ultérieure desdits produits.
La Cour en déduit le principe suivant : « le titulaire d’une marque n’est pas habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique ou similaire à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour la revente de produits d’occasion mis initialement dans le commerce dans l’EEE sous cette marque par le titulaire de cette dernière ou avec son consentement ».
Enfin, l’arrêt est intéressant en ce qu’il se penche sur la question du « typoréférencement » ; la société PRIMAKABIN ayant réservé, outre le nom de la marque PORTAKABIN les mots clés « portacabin », « portokabin » et « portocabin ».
A l’instar du typosquatting en matière de noms de domaine, cette réservation de mots clés jouant sur l’orthographe ou les fautes de frappe de l’internaute pourrait se développer. La Cour considère qu’une telle pratique serait pareillement condamnable dès lors qu’il existerait un risque de confusion entre la marque et le terme « typoréférencé ».
Cet arrêt technique apporte des solutions claires et ne manquera pas également de poser des questions d’interprétation dans la guerre du référencement sur Internet.
En effet, les frontières de ce qui est permissible et défendu à la lumière de cet arrêt sont tenues.
A l’heure du Mondial de l’Automobile, on peut notamment se poser la question des limites du référencement d’un site qu’ouvrirait un grand constructeur automobile pour faire la promotion des véhicules d’occasion présents dans ses différentes concessions en réservant les marques de ses principaux concurrents à titre de mots clés dans le système Adwords pour faire référencer ce site (type : www.nomduconstructeur-occasions.com)…
A l’heure de la libéralisation du système Adwords, nul doute que les politiques de référencement seront de plus en plus agressives et les titulaires de marques devront veiller activement au respect de leurs droits.