Contrefaçon de la marque et noms de domaine

Par: Murielle Cahen

J'ai acheté une marque : " saint–james ", et j'ai crée un site internet dénommé : http://www.saint-james.com. Or je suis attaqué devant les tribunaux pour contrefaçon de marques par le propriétaire d'une marque " saint- john ", disposant d'un site internet : http://www.saint-john.com . Y a t il réellement contrefaçon ?
Conformément à l'article L 713-3 du Code de propriété intellectuelle est interdite :
" l'imitation d'une marque et l'usage imité, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement "
Notion de produits similaires
Sont similaires des services ou des objets qui lorsqu'ils portent la même marque, peuvent être rattachés par la clientèle à la même origine.
Les tribunaux étudient plusieurs facteurs pour déterminer la contrefaçon :
- la nature des produits ou services :
Seront considérés comme similaires deux services ayant une nature voisine.
Ex : des planches à voiles et des bateaux, des services d'organisation de publicité ( même si les moyens utilisés sont différents ( Tribunal de Grande Instance de Paris 28/6/1996)
• les habitudes de distribution :
Seront considérés comme similaires les produits vendus dans les mêmes magasins ou proposés dans les mêmes rayons.
Si on applique ce raisonnement à Internet, vous proposez un produit, qui non seulement est similaire dans sa nature, mais est distribué de la même façon.
• la diversification de l'activité des entreprises
Ainsi seront considérés comme similaires les bandes magnétiques et les cassettes enregistrées
- la ressemblance entre les signes :
La comparaison porte sur le signe lui-même ( indépendamment de sa calligraphie)
Le contrefacteur ne saurait, pour échapper au grief d'imitation, arguer de différences dans la qualité des produits ( Cour d'appel de Paris 30/10/90/) ou de leur présentation ( Cour d'appel de Paris 11 mars 1993).
Les magistrats étudient non seulement les ressemblances mais encore les différences entre les produits
Similitudes phonétiques :
Ce type de similitude est le plus fréquemment retenu. Elle résulte d'une similitude de construction entre les marques qui présentent la même structure et la même composition.
Ex de contrefaçon de marque : Yaspi et Yampi, Pariscope et Pariscopie, Brig et Brio, Pull ou Face et Pile ou face, Femme et Fam, Sherman et Chairman.
Quand la marque est composée de deux mots (marque complexe), la marque imitante reprend souvent l'un d'entre eux, qu'il soit distinctif ( Pages dans Pages jaunes et Pages soleil) ou non ( Vache dans La Vache qui rit et La Vache sérieuse.
CONCLUSION
Deux marques se référant au même concept et composées de manière identique sont en général considérées comme imitantes.
Néanmoins, les tribunaux s'écartent parfois de ces principes pour rendre des décisions qui peuvent paraître surprenante, si bien qu'il est assez difficile de connaître à l'avance l'issue d'un litige fondée sur une imitation de marque.
Ainsi la Cour d'appel de Paris a estimé que la marque Claridge n'imitait pas la marque Carlton déposée pour les même produits( des mousseux à la pêche).
La cour d'appel de Paris a considéré que la marque Val de Sèvre n'était pas imité par la marque Val d'Armor utilisée pour les mêmes produits.
La Cour d'appel de Paris a considéré le 10 octobre 1997 que la marque " Saint – James " n'était pas contrefaite par la marque " Saint-John " car le terme Saint est usuel..
Le problème est que l'appréciation de la similarité est une question de fait, laissée au pouvoir d'appréciation du juge qui peut être très subjectif .

A propos de l'auteur:
Murielle Cahen, avocate à Paris, a créé depuis 1997 un site juridique très complet : lexique juridique, droit d'Internet, articles thématiques,lecture sur site sur PDA. elle propose des réponses aux questions juridiques d'Internet , aux problèmes de la vie des sociétés et de la vie quotidienne . Elle a au surplus mis au point un service de consultation en ligne, avec paiement sécurisé.
http://www.murielle-cahen.com/
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